Perspectives

Faire face à l’évolution du régime des marques de commerce au Canada : nouvelles demandes et demandes en cours d’examen

Dans un bulletin précédent intitulé [traduction] « Date à retenir : Comment se préparer au nouveau régime canadien des marques de commerce entrant en vigueur le 17 juin 2019 », nous avons indiqué que des modifications importantes aux lois canadiennes sur les marques de commerce entreraient en vigueur le 17 juin 2019. Au cours des deux prochains mois, BLG rédigera et publiera une série de bulletins visant à fournir des conseils et des renseignements pratiques sur la façon dont les titulaires de marques de commerce pourront adapter leurs stratégies de protection des marques dans le contexte des changements à venir.

Le présent bulletin, le troisième de la série, porte sur les stratégies possibles concernant les nouvelles demandes et les demandes en instance qui feront l’objet d’un examen à compter du 17 juin 2019 dans le cadre du nouveau système.

1. Nouveau barème des droits de production et nouvelles exigences en matière de classification

Selon la loi canadienne actuelle sur les marques de commerce, la classification des produits et services suivant le système de classification international est volontaire. Les requérants peuvent inclure un nombre illimité de catégories de produits et de services dans une demande en payant un seul droit de dépôt de 250 $ CA au gouvernement (si la transaction est faite par voie électronique). Lorsque la demande est acceptée, il faut également payer des frais d’enregistrement de 200 $ CA (encore une fois, si la demande est déposée par voie électronique) pour que la demande soit enregistrée.

À compter du 17 juin 2019, les produits et services énumérés dans une demande devront être classés avant que la demande puisse faire l’objet d’une annonce. Cette exigence s’appliquerait aux nouvelles demandes et aux demandes en instance qui n’ont pas été annoncées avant le 17 juin 2019.

De plus, les demandes déposées à compter du 17 juin 2019 feront l’objet de droits imposés par le gouvernement selon une structure par classe, soit des droits de dépôt de base de 330 $ CA pour la première catégorie et de 100 $ CA pour chaque catégorie supplémentaire. Les frais d’inscription seront toutefois éliminés.

Considérations stratégiques

Les titulaires intéressés à enregistrer des marques de commerce au Canada devraient vérifier s’il est préférable de déposer leur demande dans le cadre du régime actuel ou du nouveau régime. Le barème actuel des droits est probablement plus avantageux pour les titulaires intéressés à déposer des demandes couvrant trois catégories ou plus de biens et services.

Pour les demandes actuellement en cours d’examen, s’il s’avère préférable de ne pas classer une partie ou la totalité des produits et services (en raison des coûts ou de descriptions qui peuvent couvrir plusieurs classes), les titulaires peuvent prendre des mesures pour faire accélérer le traitement de leurs demandes afin que celles-ci puissent être publiées sans égard aux classes avant le 17 juin 2019.

2. L’usage de la marque n’est plus nécessaire pour l’enregistrement

À l’heure actuelle, une marque de commerce ne peut faire l’objet d’un enregistrement que si le requérant fait valoir que la marque a été [traduction] « utilisée au Canada », « utilisée et enregistrée à l’étranger » ou s’il dépose une déclaration d’usage (pour les demandes d’utilisation proposées).

En vertu du nouveau régime, il ne sera plus nécessaire de préciser de quelle catégorie prévue par la loi la marque fait partie, et l’usage de la marque de commerce ne sera plus obligatoire pour enregistrer une marque de commerce canadienne. L’usage demeure toutefois un concept important, car il est possible de radier un enregistrement par une procédure de radiation pour non-emploi trois ans après la date d’enregistrement.

Considérations stratégiques

Comme il sera possible, dans le cadre du nouveau régime, d’enregistrer une marque de commerce sans l’utiliser, ce changement pourrait permettre de faire enregistrer des marques dans des situations où cela ne serait pas possible selon le régime actuel. Toutefois, cette possibilité risque également de permettre à des concurrents ou à des tiers de faire enregistrer des marques à d’autres fins. Compte tenu de ces incertitudes, nous recommandons aux titulaires de marques de commerce de demander l’aide d’un professionnel canadien en la matière afin de voir s’il y a lieu de prendre des mesures, par exemple, de surveiller les activités d’autres personnes qui pourraient avoir une incidence sur leur portefeuille de marques, et d’envisager le recours à des stratégies de promotion et à des demandes accélérées pour les marques proposées.

3. Élargissement de la définition de « marque de commerce » – Marques de commerce non traditionnelles

En plus des traditionnels dessins-marques et marques nominales, il est actuellement possible d’enregistrer d’autres formes de marques au Canada, notamment des signes distinctifs, une couleur appliquée à une surface et des marques sonores.

Dans le cadre du nouveau régime, la définition de « marque de commerce » sera élargie, et de nouveaux types de marques pourront être enregistrés. Les images en mouvement, les marques de commerce de couleur (sans contour délimité), les marques de commerce consistant en une odeur, un goût ou une texture, la position d’un signe et les hologrammes sont autant de nouvelles « marques de commerce non traditionnelles » qui pourront être enregistrées. Les signes distinctifs seront remplacés par un nouveau type de marque appelé « façon d’emballer le produit ».

Tout comme les marques de commerce en caractères standard et les dessins-marques, certaines marques de commerce non traditionnelles peuvent être enregistrées sans être utilisées. Toutefois, certaines formes de marques de commerce non traditionnelles, comme le son, l’odeur, le goût, la texture et les façons d’emballer le produit ne peuvent être enregistrées que si le requérant peut démontrer que la marque de commerce est devenue distinctive au Canada, ce qui nécessite une preuve solide. Toutes les marques feront l’objet d’un examen sur d’autres aspects, notamment la clarté de la description, la fonctionnalité et le caractère distinctif inhérent.

Considérations stratégiques

Les titulaires de marques non traditionnelles devraient songer à déposer de nouvelles demandes pour protéger ces nouvelles formes de marques en prévision des changements à venir.

Comme certains types de marques non traditionnelles ne peuvent être enregistrés que si le requérant peut démontrer que la marque est devenue distinctive au Canada, les titulaires pourraient avoir intérêt à intégrer des marques non traditionnelles à leurs plans de commercialisation, dans le but d’acquérir de la notoriété et de pouvoir faire enregistrer des marques ultérieurement. Puisque des exigences particulières sont liées à chaque type de marque non traditionnelle, nous recommandons aux titulaires de marques de commerce de consulter un professionnel canadien en la matière, qui pourra les aider à élaborer une stratégie pour protéger ces formes créatives de propriété intellectuelle.

BLG compte des professionnels des marques de commerce à Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa et Montréal qui se feront un plaisir de vous aider à élaborer votre stratégie et de répondre à vos questions pour vous familiariser avec les changements apportés au droit canadien des marques de commerce. Consultez la liste complète des membres de notre équipe Marques de commerce.

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